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第48期 智慧財財產法院判決案例分析-97民專訴34號(侵害專利權有關財產權爭議)

April 15, 2010

IPAMA智管會/TSipo戰國策 張慧明 律師/賈翔誼 發表
2010/04/15

 

97民專訴34號

 

 原告有一「剪刀結構」的新型專利,其主張被告等進口大陸製作與其專利剪刀相同之產品,侵害原告之系爭專利權,並請求損害賠償。

 M257941 「剪刀結構」新型專利(申請日:2004/06/16 公告日:2005/01/13)

 

系爭專利簡介

 

 

原告與被告

 

 原告:吳○秀 、洪○杰

 被告:

  1. 胡○政-辰○國際美髮用品企業社

  2. 謝○澐-盧○企業社

  3. 張○濱

爭點

 

 原告系爭專利是否不具新穎性或進步性而有應撤銷專利權之原因?

 被告是否曾販售或製造侵害系爭專利權之剪刀?

 原告聲明請求部分是否適當?

 

適用之法條及法院得心證理由

 

智慧財產案件審理法第16條

  1. 當事人主張或抗辯智慧財產權有應撤銷、廢止之原因者,法院應就其主張或抗辯有無理由自為判斷,不適用民事訴訟法、行政訴訟法、商標法、專利法、植物品種及種苗法或其他法律有關停止訴訟程序之規定。

  2. 前項情形,法院認有撤銷、廢止之原因時,智慧財產權人於該民事訴訟中不得對於他造主張權利。

智慧財產案件審理細則第28條第1項

專利法第94條第1項第1款、第4項

 

爭點1:系爭專利是否具撤銷之原因

 

 撤銷之原因:不具新穎性(94條第一項 )或進步性(94條第四項)

 新穎性:申請前未見於刊物、未已公開使用、或未為公眾所知悉者,使謂新穎。

 進步性(非顯而易見性):指所屬技術領域中具有通常知識者,依申請前之技術現況,所不能輕易完成者。

 系爭專利範圍

引證證據 V.S Claim 1

 新穎性

1.被證四

  • 92年出版,早於專利申請日

  • 刊登某公司剪刀之廣告,已有揭露系爭專利部分技術

  • 未揭示系爭專利「第一刀刃是鋒刃、第二刀刃是鈍刃」之技術特徵

  • 故被證四難證明系爭專利不具新穎性

2.被證八

  • 廣告中仍未揭示系爭專利之「第一刀刃是鋒刃、第二刀刃是鈍刃」的技術特徵。

  • 故此證亦難證明系爭專利範圍第一項不具新穎性。

3.被證十一

  • 證人證詞:可○○公司職員,自91年向日本進口一刀鋒一刀鈍之剪刀販賣

  • 證人所提之型錄與原告所提之舉發審定書證據(原證42,雜誌)都揭示相同型號之剪刀,且二者皆註明有相同公司之商標及聯絡地址,所以至少九十二年十月即有進口販賣之實

  • 證人所提之型錄均明顯標出「棒刃沒有鋒利的刀刃」,型錄特徵欄也有提及「鋒刃坐在齒刃上」、「棒刃上沒有做鋒刃」

  • 故,被證十一已揭露系爭專利「第一刀刃一端係鋒刃,第二刀刃一端係鈍刃」技術特徵

  • 但無將全部的技術特徵明確的描述出來

 

 進步性

  • 縱使證據目錄上之型號剪刀未揭露「第一手把的曲線環狀與該第二手把的曲線環狀彼此曲線係完全相反」的構造

  • 組合被證四、八、十一送貨單、型錄及證人證詞,Claim 1 未產生不可預期之功效(可供反握、區分鈍利面、不易刮傷髮質及省力操作)

  • 所屬技術領域中具通常知識者依組合先前技術顯能輕易完成

  • 系爭專利申請專利範圍第一項不具進步性。

 

引證證據 V.S Claim 2

 

 新穎性

附屬項第2項包含第1項獨立項之全部技術內容,因為被證4、8、11難證明第一項不具新穎性,因此也難證明第二項不具新穎性。

 

 進步性

附加技術特徵(連續缺口)已揭露於被證4、8、11中。

  • 依附於第一項部分,不具進步性,已見於上述。

  • 第二項(進一步界定第一刀刃是具有數個連續缺口)相較於被證4、8、11(具有便於剪特殊髮型的功效)沒有產生不可預期的功效。

所以,第二項是其所屬技術領域中具有通常知識者,依組合被證4、8、11之先前技術顯能輕易為成,故不具進步性。

 

引證證據 V.S Claim 3

 新穎性

附屬項第3項包含第1項獨立項之全部技術內容,因為被證4、8、11難證明第一項不具新穎性,因此也難證明第3項不具新穎性。

 

 進步性

附加技術特徵(有一手指支撐部)已揭露於被證4、8、11中。

  • 依附於第一項部分,不具進步性,已見於上述。

  • 第3項(進一步界定第一第一手把部與該第二手把部,分別沿著曲線環狀後側突出有一手指支撐部)相較於被證4、8、11(具有可供使用者較為省力操作功效)沒有產生不可預期的功效。

所以,第3項是其所屬技術領域中具有通常知識者,依組合被證4、8、11之先前技術顯能輕易為成,故不具進步性。

 

引證證據 V.S Claim 4

 新穎性

附屬項第3項包含第1項獨立項之全部技術內容,因為被證4、8、11難證明第一項不具新穎性,因此也難證明第3項不具新穎性。

 

 進步性

附加技術特徵(有一止合部)已揭露於被證4、8、11中。

  • 依附於第一項部分,不具進步性,以見於上述。

  • 第3項(進一步界定第一第一手把部或該第二手把部,分別沿著曲線環狀外側突出有一止合部)相較於被證4、8、11(具有剪刀閉合時可緩衝之功效)沒有產生不可預期的功效。

所以,第4項是其所屬技術領域中具有通常知識者,依組合被證4、8、11之先前技術顯能輕易為成,故不具進步性。

 

法院結論

  1. 系爭專利申請專利範圍第一至四項,為其所屬技術領域中具有通常知識者依組合被證四、八、十一之先前技術顯能輕易完成,不具進步性。依照第94條第4項具有應予撤銷之原因。
    (專利法94第4項:該技術領域中有通常知識者依先前技術顯能輕易完成者,不得申請取得新型專利。)

  2. 智慧財產案件審理法第16條第2項,是原告不得於本件民事訴訟中對被告主張系爭專利權。故本件原告之訴為無理由,所要求之損害賠償應予駁回。
    ( 法院認有撤銷、廢止之原因時,智慧財產權人於該民事訴訟中不得對於他造主張權利。)

此判決效力只對訴訟當事人有效,並不及於第三人,故此篇專利在智慧財產局仍然屬「有效專利」,專利權人仍享有該專利權。若欲使該篇專利權被撤銷產生自始不存在的效果,尚須另向智慧財產局舉發,待舉發經成立確定後,該篇專利權才會遭到撤銷並也對外(如第三人)發生產生該篇專利自始不存在的效力。

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