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第77期 台灣電腦產業鏈的智權戰國策略(上)

July 22, 2013

TSipo戰國策智權 蔡政儒 發表 / 李文強 ,吳致緯 博士 指導

2013/07/22

 

 

廣達專利勝訴 15億賠償降為145萬

 

2012年8月30日的一場判決中,筆電代工大廠廣達子公司廣明於2005年被提起專利侵權訴訟,美國聯邦上訴法院判決廣達勝訴,原本要支付5,200萬美元(約新台幣15億元)的賠償金,也降低到4萬多美元(約新台幣145萬元),相差1,000多倍。

 

本件訴訟主因是廣達旗下光碟機代工廠廣明,在2005年9月被LaserDynamics於美國德州聯邦法院,對廣達等提起專利侵權訴訟。

 

2009年德州Marshall聯邦地方法院陪審團判決廣達敗訴,法官判決的賠償金額為5,200萬美元,加上利息更高達5,700萬美元。廣達則主張,公司是購買已授權的產品,沒有侵權問題,等於客戶已經付過授權金,廣達不能再付1次。

 

廣達強調,整台筆電有很多零組件,但LaserDynamics在一審以「整台筆電」的價格計算賠償金,是不合理的,最後廣達獲得合理的認定計算基礎,也讓法院了解整個科技產業生態。

 

資料來源:聯合報╱記者謝艾莉,廣達專利勝訴 15億賠償降為145萬,2012.11.13

案例一: LaserDynamics VS. 廣達

 

案例背景:

 

2006年8月,日商 LaserDynamics在美國德州聯邦法院對包括廣達等三位被告提起專利侵權訴訟,指控廣達制造、銷售的筆記型電腦侵犯其美國專利US5,587,981。

 

該專利是可透過光碟上的資料密度,自動辨別光碟是CD或DVD的方法, LaserDynamics 在控告廣達之前已跟多家公司簽訂授權協議, 其中包含廣達的電腦品牌客戶,每家授權金約在5萬~26萬美金不等。

 

2009年7月,德州Marshall聯邦地方法院陪審團判決廣達故意侵權成立,且以「整台筆記型電腦」的價格的6%計算賠償金,因此廣達必須支付高達5200萬美元的賠償金。廣達表示其為系統組裝廠,光碟機是為電腦品牌客戶代購料件,組裝成整機的零件之一,此問題應是光碟機供應商的問題,廣達不該負有相關義務,因此將繼續上訴 。

本案承審法官接受廣達的申請就賠償金額重新考量,並於2010年6月間判決修正賠償金為620萬美元。 LaserDynamics 申請就賠償金部分重開陪審團審理程序。

 

2011年1月,本案重新開庭,新陪審團判決的賠償金為美金850萬美元。

 

2011年7月,廣達又就陪審團的判決向美國聯邦巡迴上訴法院提起上訴。

 

2012年9月,美國聯邦巡迴上訴法院判定廣達不需為所有或其他已經與 LaserDynamics 和解的客戶產品中的光碟機付費。同時法院判決賠償金的基礎不應該是「整台筆記型電腦」,而是「包含這件專利且能銷售的最小產品」,也就是光碟機。因此使原本5200萬美金的賠償金降至不到5萬美金,賠償金降低近99.9%。

案例一: LaserDynamics VS. 廣達

案例二: LG電子 VS. 廣達

 

案例背景:

 

1999年,樂金電子(LG Electronics,LG) 購買取得了一批和電腦相關的專利組合,包含了三件系爭美國專利,之後並將這三件專利以交互授權的方式授權給英特爾(Intel),允許Intel可使用這些專利技術製造與銷售微處理器與晶片組。在LG與Intel之間授權契約中載明,LG只將專利授權給Intel的產品,若Intel的產品和其他產品結合時,則不屬於授權的範圍,且Intel有義務通知其客戶。此外,在授權契約中亦載明“未授予允許任何第三方將被授權的專利產品與其他產品結合”;但是,違反上述協定並不構成終止授權契約的理由。

 

已收到Intel通知的廣達及其他廠商隨後向Intel購買了微處理器與晶片組,但將該被授權的微處理器與晶片組和他廠的記憶體、匯流排結合應用於電腦系統中。

 

2000至2001年期間,LG對廣達等廠商提出專利侵權訴訟,並要求廣達等被告必須支付該些專利的權利金。但LG並沒有就有關的微處理器或晶片組本身提出侵權主張。

 

2002年第一審,美國聯邦地方法院在即席判決中裁定LG 專利權耗盡,廣達等廠商沒有侵權。在之後2003年的另一個裁定中,地方法院試圖修正之前的即席判決裁定,認為專利耗盡理論僅適用於裝置的專利範圍項,而不適用於方法的專利範圍項。由於每一件系爭的LG專利都包含方法的專利範圍項,因此地方法院認為專利耗盡理論不適用於本案中。部份被告與LG於庭外達成和解,而對於其他被告,LG則提出上訴,其中包含了廣達電腦。 

 

2006年,美國聯邦巡迴上訴法院(CAFC)推翻一審判決,判定專利權耗盡不適用於方法的專利;另外,根據Intel和LG之間的授權契約,廣達買的Intel產品是屬於未經授權的銷售,因此亦不存在專利權耗盡的問題,而認定LG勝訴,廣達則上訴至美國最高法院。

 

2008年1月,美國最高法院舉行了聽證會,以作為審判的依據。最後,美國最高法院於2008 年6月9日作出判決,法院認為LG與Intel簽署的授權合約中,並未對Intel銷售微處理器與晶片組的權利加以限制,而是准許Intel可以製造、使用、銷售免除LG主張專利權的產品。而且雙方主契約中對Intel的要求,Intel亦已履行,所以並無違約的行為。

 

法院認為專利權人固然可以尋求以方法的專利範圍項方式,規避權利耗盡原則的適用,但若該方法的專利範圍項結合到產品上時,則仍須遵守權利耗盡原則。此案LG的方法的專利範圍項即是結合到Intel所製造的微處理器或是晶片組,所以不可排除適用權利耗盡原則。另LG認為授權給Intel的同時,並未默示授權給使用Intel產品的第三人,所以可對廣達主張專利侵權。但法院認為廣達的主張是權利耗盡,不是默示授權,所以否決LG的主張,判定廣達電腦勝訴。

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案例二: LG電子 VS. 廣達

 

電腦產業鏈

台灣電腦產業鏈的智權戰國策略

 

 

智慧財產權的戰爭,早已橫跨國界,更直貫產業鏈。 敵人不再只有競爭對手,而很可能來自產業鏈上的任一個企業。---TSipo戰國策智權

 

台灣電腦產業的廠商長期處在談判地位劣勢的被授權者,被迫接受授權者所訂立排除自身擔保責任的契約條款,亦或常面臨採購合法來源的零組件,仍遭遇到專利侵權的控訴,導致台灣電腦產業的廠商擺脫不了高額權利金及侵權損害賠償金的負擔。至於各廠商又使用何種策略應對,請看下期說明….

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下期預告---

 

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